Que faire lorsque sa marque déposée est reprise par différents noms de domaine ?

A l’heure actuelle aucune loi ne régit officiellement la réservation d’un nom de domaine au regard de la propriété industrielle. Ainsi, même si une marque existe, un nom de domaine identique peut être déposé et réservé… La seule limite étant l’attaque en contrefaçon a posteriori par le détenteur de la marque.

Lorsqu’un tel cas est soulevé devant les tribunaux, la jurisprudence est claire et applique sans équivoque les principes édictés notamment dans la charte de nommage de l’AFNIC sur le dépôt des noms de domaine en .fr.

Ainsi, un nom de domaine pourra être remis en cause sur trois points :

– s’il porte atteinte aux règles de la concurrence en matière commerciale (uniquement en cas de produits et services similaires, car le nom en lui même avec son suffixe en .fr, .com… n’est pas une contrefaçon d’une marque par reproduction. cf. Cass. Com., 26 novembre 2003).

– s’il entraîne une confusion avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle).

– s’il est identique au nom patronymique d’une personne (sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi).

A noter cependant que le propriétaire d’une marque qui a toléré cinq ans l’usage d’une marque identique ou proche de la sienne ne peut plus agir en contrefaçon.

Bien-sûr pour qu’une action soit recevable, le nom de domaine attaqué devra correspondre à un site web actif afin de permettre une comparaison des produits et services proposés. Le cybersquatting (réservation d’un nom de domaine sans exploitation) ne constitue donc pas une atteinte à la marque (cf. Cour de Cassation en 2005).

Les seuls recours étant alors soit une action en responsabilité civile fondée sur l’abus de droit soit une action extrajudiciaire profitant de la mauvaise foi du déposant en s’appuyant sur les règles de l’UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) et des règles nationales spécifiques à l’extension (.fr, .be ; etc.) comme l’a défini l’AFNIC pour les noms de domaine français (par exemple lorsqu’un nom a été volontairement bloqué pour empêcher son dépôt par le demandeur) (cf. jugement de la CJCE du 11 juin 2009).